착오등록 후 사용에 의해 식별력을 취득한 상표의 법률적 쟁점에 관한 검토- 대법원 2014.3.20선고 2011후3698 판결을 중심으로 -

양대승

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자료유형: 학술저널

저자정보: 양대승

저널정보: 한남대학교 과학기술법연구원 과학기술법연구 과학기술법연구 제21권 제3호

발행연도: 2015.1

수록면: 193 - 232 (40page)

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본질적으로 식별력이 없는 상표도 해당 상표의 사용을 통해 누구의 업무에 관한 상표로서 해당 수요자의 다수가 인지하는 경우에는 식별력을 획득할 수 있다. 우리 상표법 제6조제2항은 사용을 통한 식별력 판단기준시점과 관련하여 상표등록출원 전부터 그 상표를 사용한 결과 수요자간에 특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별할 수 있게 된 경우라고 규정하고 있다. 하지만 원칙적으로 본질적으로 식별력이 없는 상표는 등록될 수 없는 데 대하여 예외적으로 등록주의 시스템의 보완하는 사용주의 요소의 도입차원에서 사용에 의한 식별력을 취득한 상표도 등록될 수 있도록 한 점에서 그 적용은 엄격하게 이루어져야 한다. 이러한 관점에서 볼 때, 사용에 의한 식별력 판단 기준시점은 등록출원시를 근거로 해야 한다. 하지만 법원은 사용에 의한 식별력 판단기준 시점을 출원시가 아닌 등록여부결정시로 보고 있다. 하지만 상표법 제6조제2항은 출원시에 이미 식별력을 취득하여 등록여부결정시까지 계속하여 식별력이 존재하여야 한다고 해석함이 적절하다고 할 것이다. 출원시를 기준으로 하든지 등록여부결정시를 기준으로 하던지 어찌 되었든 간에 상표의 등록여부심사는 부적절한 상표등록이 발생하지 않도록 최소가 아닌 철저하고 완전한 기준에서 이루어져야 한다. 우리 상표법은 본질적으로 식별력이 없는 상표에 대하여 상표권자가 출원일전 또는 등록여부결정일전에 사용에 의한 식별력을 취득하였음을 입증하지 못하는 한 무효심판에 의해 무효가 되지 않는다고 규정하고 있지 않다. 그럼에도 불구하고 대법원은 2011후3698판결에서 마치 무효의 흠이 치유된 것처럼 판결하고 있다. 이러한 대법원 판결의 입장에 따르면, 식별력을 갖추지 못한 무효사유를 안고 있는 상표라고 하더라도 권리범위확인심판에서의 상표유사판단은 착오로 등록된 상표의 사용으로부터 취득한 식별력에 근거하여 행해져야 한다. 하지만 상표법이 등록이후에 취득한 식별력을 고려해야 한다고 하는 명문의 규정을 두고 있지 않은 이상, 권리범위확인심판이라고 할 지라도 적어도 출원시 또는 등록여부결정시에는 사용에 의한 식별력을 가지고 있어야만 한다. 이러한 맥락에서 볼 때, 등록 이후 심결시까지에 행해진 사용에 의한 식별력 주장은 부적절하다. 또한 무효사유를 안고 있는 사용에 의한 식별력 취득 상표는 본질적으로 식별력 있는 다른 상표보다도 더 높은 수준의 보호를 받아서도 안될 것이다. 그러므로 대법원의 판결에 대한 재검토와 함께 유럽공동체 상표지침 또는 영국 상표법 사례에 비추어 우리 상표법상 명시적 규정의 도입을 통한 문제해결의 입법적 보완조치가 필요하다.

A trademark that was not inherently distinctive has become distinctive through the use that has been made of the trademark. A trademark is considered distinctive when it is recognized by a sufficiently large part of the relevant public as a trademark of one single trader. In regard to criteria point for determination of distinctiveness through use, article 6 (2) of the Trademark Act requires the mark to be recognized as distinguishing whose business is associated with certain goods among consumers as a result of its use before the application for registration. Since an inherently non-distinctive trademark exceptionally permitted to be registered and protected in view of the elements of the prior use principle as a complement of the registered system, requirements of acquired distinctiveness through use have to be applied rigidly. So from that point, the determination of whether the mark has acquired distinctiveness by use is based on the time of the application for registration. Courts, however, take a view that the determination of acquired distinctiveness must be based on the time of determining registrability rather than on the time of application. But it is appropriate to be construed that as meaning that acquired distinctiveness must have existed at the time of filing but must still be present at the time of decision on registerability. Either way, the examination carried out at the time of the application or registration must not be a minimal one. It must be a stringent and full examination in order to prevent trademarks from being improperly registered. Trademark Act does not preclude a mark from being declared invalid by the Invalidation Trial of a trademark registration if it is intrinsically devoid of distinctive character and the owner of that mark has failed to show that it has acquired a distinctive character following the use that has been made of it before the filing date or the time of decision to register. Nonetheless, the Supreme Court ruled as if the invalid defects have been eliminated in the case of decision 2011Hoo3698. According to this position of the Supreme Court, even if a trademark has the invalid reason of the lack of distinctiveness, determination of the similarity of trademarks in a Trial to Confirm the Scope of trademark rights should be determined based on the distinctiveness acquired by the use of the trademark registered by mistake. However, as long as Trademark Act has no explicit provisions to take into account distinctiveness acquired after registration, it is necessary to examine whether an inherently non-distinctive trademark had acquired distinctive character by its use at the time of filing or registration at least even before Trial to Confirm the Scope of trademark rights. In this context, distinctiveness alleged to have been acquired during the period between Registration and Trial decision is not relevant. Trademarks that acquired distinctiveness by its use having an invalid reason should not be subjected to higher protection than other inherently distinctive trademarks. Therefore, the Supreme Court decision needs to be reviewed and consequently it is up to legislative measures to solve this type of problem by prescribing clear provision in Trademark Act in the light of examples of EU Trade Marks Directive or British Trademark Act.

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참고문헌 (11)

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강경호 / 2010 / 사용에 의한 식별력을 취득한 상표의 효력 / 지식재산21

강동세 / 2007 / 사용에 의한 식별력을 취득한 상표의 효력 / 법조 56 (6) : 102 ~ 140

구대환 / 2014 / 권리범위확인심판에서 상표의 사용에 의한 식별력 판단에 관한 고찰- 대법원 2011후3698 전원합의체판결을 중심으로 - / 선진상사법률연구 (68) : 109 ~ 144

문삼섭 / 2004 / 상표법 / 세창출판사

박종태 / 2010 / 이지상표법 / 한빛지적소유권센터

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