후출원 등록상표 사용의 선출원 등록상표에 대한 침해 성립 여부

이경은

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자료유형: 학술저널

저자정보: 이경은 (대법원)

저널정보: 사법발전재단 사법 사법 제1권 제57호

발행연도: 2021.9

수록면: 853 - 905 (53page)

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선출원 등록상표와 동일·유사한 후출원 등록상표의 사용행위가 선출원 상표권을 침해하는 것으로 보아야 하는지, 즉 후출원 등록상표의 사용이어서 정당한 행위라는 항변이 인정되는지가 문제 되어 왔고, 특허권과 실용신안권, 디자인권에서도 같은 문제가 있다. 종래 대법원 1986. 7. 8. 선고 86도277 판결 등은 상표권에 관하여, 상표법에 의하여 등록된 상표는 그것이 무효이거나 취소되기까지는 다같이 보호받아야 할 것이기 때문에 ‘후출원 등록상표에 의한 선출원 등록상표의 침해는 후출원 등록상표가 적법한 절차에 따라 등록무효의 심결이 확정되었음에도 불구하고 그 후 후출원 등록상표권자가 선출원 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상표가 동일 또는 유사한 상표에 사용한 때 성립한다.’고 하여 침해가 부정된다는 입장을 밝힌 바 있다. 그럼에도 침해긍정설(항변부정설)과 침해부정설(항변긍정설) 등 여러 견해가 대립하여 왔고, 실무에서는 개별·구체적 사안에서의 권리남용론을 들어 최종적인 침해 책임을 인정하거나, 후출원 권리의 등록무효 심결이 확정된 사안에서 소급처벌의 문제에도 불구하고 소급효에 의한 처벌가능성을 전제로 고의·과실 또는 중용권 인정 여부의 문제로 침해죄 성부를 판단하기도 하는 등 그 처리가 통일되지 않은 상태였다. 이 부분에 관한 법리를 명확히 정리할 필요가 있어 전원합의체 심리를 거쳐 대상판결이 선고되었다. 대상판결은 후출원 등록권리의 실시라는 이유만으로 선출원 등록권리에 대한 침해가 부정되는 것은 아님을 명확히 선언하고 이와 배치되는 범위에서 종래 판결을 폐기하였다. 등록된 지식재산권의 적극적 효력은 선출원 권리와 저촉되는 범위에서 제한된다는 것이 특허법·실용신안법·디자인보호법·상표법상 제 규정, 특히 선출원주의 및 타인의 권리와의 관계에 관한 규정들의 취지와 그 해석으로부터 도출된다고 본 것이다. 대상판결 이후에는 후출원 권리의 실시 또는 사용이어서 정당한 권리 행사라는 주장은 더 이상 법률적으로 의미가 없게 되었고, 후출원 권리의 실시 또는 사용인지를 불문하고 피고 또는 피고인 실시 제품이 원고 또는 피해자 권리의 권리범위 내에 속하는지, 피고 또는 피고인의 고의 또는 과실이 인정되는지 등 민형사 일반 원칙에 따라 판단하게 될 것이다. 이로써 종래의 실무와 같은 복잡한 논리구성이나 판례 위반 또는 소급처벌의 문제는 발생하지 않게 되었다. 또한, 대상판결의 보충의견에서 언급하고 있듯이 이 판결은 지식재산권법의 근본 취지와 국제적 입법례에 부합할 뿐 아니라, 사건의 해결에 있어 논리가 일관되고 명쾌해 진다는 점에서도 의미가 있다.

Whether the use of a registered trademark for which an application was filed later (hereinafter “later-filed registered trademark”), which is identical or similar to a registered trademark for which an application was filed earlier (hereinafter “earlier-filed registered trademark”), ought to be seen to infringe the earlier-filed trademark right, i.e., whether a plea that it is a justifiable act in that the later-filed registered trademark is used may be admitted, has become a problem, and there is the same issue in the patent, utility model right, and design right. With respect to the trademark right, the previous decisions including Supreme Court Decision 86Do277 decided Jul. 8, 1986 have stated that an infringement is denied by viewing that as a trademark registered in accordance with the Trademark Act needs to be protected until it has been invalidated or cancelled, “an infringement of a later-filed registered trademark upon an earlier-filed registered trademark is constituted where the holder of the later-filed registered trademark thereafter uses a trademark, which is identical or similar to an earlier-filed registered trademark, in a trademark to which the designated trademark thereof is identical or similar even though a trial decision to invalidate registration of the later-filed registered trademark has been final and conclusive according to due process.” Nonetheless, the determination on whether an infringement may be constituted still remains inconsistent in that various views including affirmation (the view rejecting the plea) or negation (the view affirming the plea) of an infringement have been confronted, and the ultimate responsibility for an infringement is admitted by citing the abuse of rights in individual and specific cases in practical affairs, or the constitution of an infringement is determined as a matter over whether intention and negligence or intervening rights may be recognized on the premise of the possibility of punishment by a retroactive effect despite problems related to a retroactive penalty in a case where a trial decision to invalidate registration of the later-filed right has been final and conclusive. In order to clearly discuss the legal principles regarding this part, the subject case was rendered through the Supreme Court en banc deliberations. The subject case definitely proclaimed that an infringement upon a registered right for which the application was filed earlier is not denied on the sole grounds of the practice of a later-filed registered right and abrogated the existing decisions falling within the scope inconsistent therewith. This is because the subject case viewed that the restrictions on the active effect of the registered intellectual property rights within the scope in conflict with the rights for which the application was filed earlier are derived from the purpose of the rules under the Patent Act, Utility Model Act, Design Protection Act, and Trademark Act, particularly the provisions regarding the first-to-file rule and the relationship with others’ rights, and the interpretation thereof. After the subject case, the argument that the rights for which the application was filed later were practiced and used, which corresponds to the exercise of justifiable rights, became no longer legally meaningful, and whether an infringement is constituted would be determined based on the civil and criminal general principals such as whether the goods practiced by the defendant or the accused fall within the scope of the rights of the plaintiff or victim regardless of whether the rights for which the application was filed later was practiced or used and whether the intention or negligence of the defendant or the accused is admitted. The complicated composition of logic as in practical affairs of the past, violation of judicial precedents, or problems related to a retroactive penalty hereby no longer occur. Moreover, as mentioned in the Concurring Opinion of the subject case, the decision of this case has meaning in that it not only accords with the fundamental purpose of the intellectual property laws and the international legislation cases, but becomes also logically consistent and clear when solving a case.

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소야창연 / 2016 / 신·주해 상표법 상권 / 청림서원

송영식 / 2013 / 송영식 지적소유권법(상) / 육법사

윤선희 / 2019 / 특허법 / 법문사

이해영 / 2012 / 미국특허법 / ㈜한빛지적소유권센터

정상조 / 2010 / 특허법 주해Ⅰ, Ⅱ / 박영사

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