특허권의 문언침해와 자유실시기술 항변의 허부

김관식

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자료유형: 학술저널

저자정보: 김관식 (한남대학교)

저널정보: 사법발전재단 사법 사법 제1권 제41호

발행연도: 2017.1

수록면: 333 - 365 (33page)

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특허권자가 자신의 특허발명을 실시하고 있는 자에 대하여 실시발명이 특허권자의 특허발명의 권리범위에 속한다는 것을 확인하고자 하는 권리범위확인심판을 청구하거나 특허침해의 소를 제기한 경우에, 상대방은 자신이 실시하고 있는 물건 또는 방법이 특허권자의 특허청구범위에 속하는지의 여부에 관계없이, 자신이 실시하고 있는 확인대상발명이 특허발명의 출원 전에 공지된 발명과 동일하거나 이로부터 통상의 기술자가 용이하게 발명할 수 있는 것이라는 취지의 주장을 하는 경우가 있다. 이러한 주장을 강학상 공지기술의 항변 혹은 자유실시기술의 항변으로 칭하며, 우리나라에서는 지금까지 다수의 대법원판례에서 이러한 항변을 인정하고 있다. 그런데 최근의 특허법원 판결에서는 자유실시기술의 항변은 ‘균등침해’의 여부를 판단할 때, 특허권자의 권리를 적절하게 제한하기 위하여 도입된 것에 지나지 않으므로, 확인대상발명이 특허발명을 ‘문언침해’하고 있는 경우에는 자유실시기술의 항변이 허용되지 않는다고 판단하였는데, 이는 기존에 우리나라에서 확립된 판례의 태도에 반하는 것이다. 자유실시기술의 항변은 이미 공중의 영역에 있는 발명은 누군가의 독점권의 대상이 될 수 없고 모든 이에 의하여 자유롭게 실시될 수 있어야 한다는 특허법의 기본 이념에 기초를 둔 것으로 침해의 종류가 문언침해인지 균등침해인지의 여부에 따라 그 적용 여부가 구분하여 달리 적용될 수 없다. 자유실시기술의 항변을 허용할 수 없다는 논거의 상당부분은 특허무효의 항변에 그 근거를 두고 있다. 자유실시기술의 항변을 명시적으로 허용한 독일의 이른바 포름슈타인(Formstein) 판결에서는 자유실시기술의 항변이 균등침해의 주장에 대한 항변으로 허용되고 문언침해에 대한 항변으로는 허용되지 않는다고 판시한 바가 있으나, 그 주된 논거는 문언침해 시 자유실시기술의 항변을 허용하는 것은 독일 특허법상 현재도 허용되지 아니하는 특허침해소송에서의 특허무효 주장을 인정하는 것과 다름 아니라는 점을 주된 논거로 하는 것이다. 그런데 우리나라에서는 독일의 포름슈타인 판결 이후인 2012년 대법원 전원합의체 판결 이래로 특허침해소송에서 특허무효의 주장을 허용하고 있으므로 이와 같은 취지의 논거는 더 이상 유효한 논거가 될 수 없다. 미국에서도 자유실시기술에 대응하는 선행기술의 항변은 침해소송에서 허용되지 않으나, 그 주된 논거는 특허무효의 주장에서 요구되는 상대적으로 높은 입증의 정도를 선행기술의 항변으로 우회하여 완화된 입증의 정도를 적용받는 것을 허용할 수 없다는 점에 두고 있어, 이와 사정을 달리하는 우리나라에서는 유효한 논거로 삼을 수 없다. 오히려 최근 외국의 다양한 특허제도의 장단점을 취사선택하면서 특허법을 발전시키고 있는 중국에서는 현유기술의 항변이라는 이름으로 자유실시기술의 항변을 특허법 상 명시적으로 허용하고 있는 점은 특별히 주목할 만하다. 특허무효의 주장이 별도로 허용되고 있으므로 자유실시기술의 항변은 불필요하다는 주장도 있으나, 대법원판례에서도 알 수 있듯이 자유실시기술의 항변은 특허무효 주장과 구별되는 것이며, 실질적으로 대세효를 가지는 특허무효의 주장과 단순히 자신의 실시 발명은 특허권의 대항 없이 자유롭게 실시할 수 있는 것이라는 주장은 그 법적 요건 및 상대방의 가능한 대응 방법에서도 차이가 있다. 침해소송에서 자유실시기술의 항변을 허용하지 않는다면 실시발명이 선행기술과 동일하거나 통상의 기술자가 용이하게 발명할 수 있는 것이라는 실질적인 면에서는 차이가 없음에도 특허무효의 항변은 허용하고 자유실시기술의 항변은 허용할 수 없다는 결과가 되고, 이는 실질적으로 동일한 주장에 대하여 그 결론이 달리 되도록 취급하는 것이 되어 타당하다고 보기 힘들다. 또한 권리범위확인심판에서 자유실시기술의 항변을 허용하지 않고 무효심판절차를 강요한다면, 이는 동일한 심판주체가 담당하여 그 판단 결과에 있어서도 실질적인 차이가 발생하지 않는 무의미한 절차의 지연을 강요하는 결과가 될 뿐으로 우려된다. 특허침해에 대한 주장에 대한 자유실시기술의 항변은 균등침해에 대한 항변으로서 허용될 뿐으로 문언침해의 주장에 대한 항변으로는 허용될 수 없다는 특허법원의 판단 사례는 기존에 확립된 법리와는 상이한 것으로, 타당하고 설득력 있는 논거를 찾기 힘들다. 특허출원 당시에 이미 공중의 영역에 존재하는 발명에 대해서는 독점권이 부여될 수 없다는 특허법의 기본 원리에 기초하고 기타의 여러 사정에 비추어 보면, 자유실시기술의 항변을 균등침해에 한정하여 허용하고 문언침해의 경우에는 이를 허용하지 않는 판례의 태도는 타당하다고 보기 힘들 것이므로, 자유실시기술의 항변을 허용하는 기존에 확립된 대법원판례의 태도를 유지하여야 할 것으로 생각된다. 자유실시기술 항변의 허용 범위와 관련하여, 특허발명의 진보성 결여 판단 여부를 권리범위확인심판과 특허침해소송에서 서로 달리하고 있는 기존 대법원 판시사항을 존중하여, 권리범위확인심판에서는 종래기술과 동일한 영역까지로, 특허침해소송에서는 종래기술에 비하여 진보성이 인정되지 아니하는 영역까지로 자유실시기술의 항변의 범위를 서로 달리 적용하는 해석도 가능할 것이나, 자유실시기술의 항변을 인정하는 근본 취지에 부응하기 위해서는 공지기술과 동일한 영역뿐만 아니라 공지기술로부터 통상의 기술자가 용이하게 발명할 수 있는 영역인 이른바 진보성이 부정되는 영역까지 자유실시기술의 항변을 허용하는 것이 더욱 바람직할 것이다.

When a patentee files a patent infringement complaint against a person who carries out a patented invention, the alleged infringer, regardless of whether the contested apparatus or method falls within the claims of the patented invention, may argue that his/her apparatus or method is identical to what has been already known from before the application for the patent, or can be easily invented by a person having ordinary skill in the art based on the concept of “prior-art.” This type of defense is usually referred to as the “prior-art defense” or the “free-art defense.” The Supreme Court of Korea has recognized such defenses in many cases. In a recent judgment, however, the Patent Court of Korea held that the plea of prior-art defense has been introduced only to appropriately restrict the right of the patentee against an alleged infringer under the “doctrine of equivalents,” and thus, found that the plea of prior-art defense is not allowed in these cases since the contested apparatus literally infringes the patent. The holding is contrary to the well-established precedents of the Supreme Court. The prior-art defense is based on the basic idea of patent law that technological arts already in public domain ought not to be subject to exclusive right, and therefore, ought to be freely available to the public. The principle cannot be applied differently depending on whether the infringement is literal or equivalent. Many arguments regarding prior-art defense as impermissible are based on patent invalidation defense in patent infringement proceedings. The well-known Formstein judgment of the German court expressly permits a prior-art defense, stating that the defense of prior-art is allowed as a defense against infringement under the doctrine of equivalents, but not against literal infringement. The rationale behind disallowance is that allowing a prior-art defense against literal infringement would result in allowing a patent invalidation claim within the patent infringement procedure, which has been prohibited under the German patent law. In Korea, however, the Supreme Court expressly allows the patent invalidation claim within the patent infringement procedure, rendering the argument based on Formstein holding no longer valid. In the United States, the defense of prior-art is not allowed within an infringement procedure, but the rationale is due mainly to the difference in the respective standards of proof necessary. The standard of proof for the invalidation of a patent is higher than that for the prior-art defense. Therefore, so the reasoning goes, the higher evidentiary threshold for patent invalidation ought not to be circumvented by allowing the prior-art defense. This, again, cannot be a valid grounds in Korea, where the circumstances differ. Rather, it is especially noteworthy that in China, which has been developing its patent law by selectively incorporating and synthesizing various foreign patent systems, the Patent Act expressly provides the alleged infringers with the availability of the prior-art defense in the name of the defense of the current technology. Some argue that the defense of prior-art is unnecessary, since the patent invalidation argument is available to the alleged infringers. However, as inferred from the Supreme Court precedent, the prior-art defense is not necessarily the same as patent invalidation. The legal requirements and the available rebuttals differ in each. It is difficult to view the prohibition of prior-art defense in an infringement litigation to be reasonable, considering the unjustifiable difference in conclusion of substantially same arguments that the contested apparatus/method is the same as prior-art or can be easily invented by a person having ordinary skill in the art. Further, enforcing the invalidation proceedings rather than allowing the prior-art defense especially in the Declaratory Board Trial for the Scope of Patent Claims would result in meaningless delay in procedure without any actual difference in the outcome. The Patent Court’s ruling that the prior-art defense against patent infringement claim is only permissible as a defense against a patent infringement claim under the doctrine of equivalents, but not against a literal infringement of a patent, contradicts the well-established legal doctrine and lacks any reasonable and convincing rationale. Based on the basic principle of patent law that an invention already in public domain at the time of patent application ought not to be granted an exclusive right, and in light of all the aforementioned circumstances, it is difficult to view the Patent Court ruling disallowing the prior-art defense against a literal infringement complaint as reasonable. Therefore, it is the author’s view that the established Supreme Court precedents allowing the prior-art defense ought to be upheld. Regarding the scope of prior-art defense, in deference to the Supreme Court holding differentiating the inventive-step determination between the Declaratory Board Trial for the Scope of Patent Claims and the patent infringement proceedings, the application of the scope of prior-art defense may be differentiated between the Declaratory Board Trial, where the scope can be limited to the prior-art domain, and the patent infringement proceedings, where the scope can be extended to the domain where the inventive-step is denied vis-à-vis the prior-art. However, to be more compatible with the basic rationale supporting the prior-art defense, it would be desirable to extend the domain available for the defense beyond the scope of prior-art to reach the scope where inventive-step is denied because it can be easily invented by a person having ordinary skill in the art based on the prior-art.

#patent #literal infringement #infringement under the doctrine of equivalents #free-art #prior-art #defense #person having ordinary skill in the art

참고문헌 (33)

참고문헌 신청

김기영 / 2012 / 특허와 침해 / 육법사

이시윤 / 2010 / 신민사소송법 / 박영사

조영선 / 2015 / 특허법 / 박영사

吉藤幸朔 / 2000 / 特許法概説 / 대광서림

竹田和彦 / 2011 / 特許의知識 / 도서출판 에이제이디자인기획

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