프로덕트 바이 프로세스 청구항과 명확성 요건 : '프라바스타틴나트륨사건' 일본최고재판소판결을 소재로 한 비교법연구 :‘프라바스타틴나트륨사건’ 일본최고재판소판결을 소재로 한 비교법연구

신현철

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자료유형: 학술저널

저자정보: 신현철 (일본 오사카대학)

저널정보: 부산대학교 법학연구소 법학연구 法學硏究第57卷第2號(通卷第88號)

발행연도: 2016.5

수록면: 265 - 295 (31page)

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본고는 프로덕트 바이 프로세스 청구항(이하, ‘PBP 청구항’이라고 함)의 해석에 관한 ‘프라바스타틴나트륨사건’ 일본 최고재 판결을 소재로 하여 한국 대법원 판결과의 비교법 연구를 한 것이다.
PBP 청구항은 물건의 발명에 제조방법이 기재되어 있는 청구항이다. PBP 청구항에 관한 논의의 핵심은 이 청구항에 기재되어 있는 제조방법을 특허발명의 권리범위 판단과 특허요건 판단에서 어떻게 해석해야 하는가이다. 이에 관하여 최고재판소는 지금까지의 운영을 뒤집고 특허발명의 권리범위 판단과 특허요건 판단의 경우에서 PBP 청구항을 통일적으로 해석해야 하며 제조방법에 관계없이 동일한 물건이라면 권리범위에 포함된다고 판시하였다. 한국 대법원도 동일한 취지의 판단을 하였으므로 한국과 일본은 PBP 청구항의 해석에 관하여 동일한 입장을 취하고 있다고 평가할 수 있다.
최고재판소는 청구항의 기재에 ‘불가능․비실제적 사정’이 존재하지 않는 경우를 명확성 요건 위반으로 하고 특허 출원인에게 이 사정이 존재하지 않다는 주장 · 입증을 요구하고 있다. 이에 관련하여 최근 일본 특허청은 ‘불가능 · 비실제적 사정’에 관하여 참고 예를 제시하는 등 특허 출원인에게 PBP 청구항 발명의 권리화에 대한 예견가능성을 부여하고 있다. 반면, 이 주장․입증의 실패한 PBP 청구항(부진정 PBP 청구항)은 물건의 발명으로서의 특허권의 취득이 어려워지게 된다. 또한 이미 등록된 특허권은 무효심판에 의하여 무효가 될 가능성이 높아 앞으로 일본에서는 이미 등록되어 있는 특허권에 대하여 무효 심판 청구가 빈발하게 일어날 것으로 예상된다. 이에 대하여 특허권자는 정정심판이나 특허무효심판절차에서의 정정 청구를 통하여 대응책을 모색할 수 있을 것이다.
PBP 청구항에 관한 일본 특허청의 심사 · 실무의 운영에서는 진정 PBP 청구항만 물건의 발명으로 인정되는 반면 한국은 진정/부진정 PBP 청구항을 구별하지 않고 물건 발명의 특허가 부여된다. 특허청구범위의 공시기능과 제3자의 신뢰 보호를 중시한다면 진정 PBP 청구항만이 물건의 발명으로서 허용되어야 하므로 심사 단계에서 PBP 청구항으로만 기재할 수밖에 없었다는 이유의 주장․입증을 특허 출원인에게 요구하여 부진정 PBP 청구항의 배제를 도모하는 특허제도의 운영이 필요하다고 생각한다. 하지만 한국의 대법원 판결에서는 이에 관한 실마리를 찾을 수 없다. 일본 최고재 판결과 그에 따른 일본 특허청의 운영이 PBP 청구항의 해석에 관한 앞으로의 한국법 해석의 방향을 검토함에 있어서 도움이 될 것으로 생각된다.

This paper is a comparative law study with the Korea Supreme Court" decision on the Japan Supreme Court"s judgement about a interpretation of Product By Process Claim (It was called ‘PBP Claim’ in the following).
PBP Claim is a claim that is described the Production Process for the Production Invention is stated in a patent claim. The core of the discussion of the PBP Claim is how should interpret the Production Process in the Production Invention in the case of patent infringement litigation and the gist of a PBP Claim in a patent examination procedure. About this, the Japan Supreme Court held that it should interpret at the same way and fall within the technical scope/gist of the PBP Claim as long as the deliverable is the same even if it is produced by different process steps in those situations. Recently, As the Korea Supreme Court ruled the same decision as the Japan Supreme Court" decision, It can estimate　that Korea and Japan are formed a certain consensus about interpretation of the PBP Claim.
Also, The Japan Supreme Court ruled that an Unauthentic PBP Claims where it cannot be said that it is impossible or difficult to directly specify the product by means of the structure or feature of the product, should be invalidated (i.e. not patentable) due to the lack of clarity, and patent applicants should assert and proof a absence of "impossible or impractical circumstance" in order to avoid to correspond to the lack of clarity. To avoid to become invaid patents, Patentee can cope to demand Correction Request or the trial for Correction of a Patent. Anyway, from now on it will increase to become invalid patents that have already registrated by the demanding of Patent invalidation trial.
In spite of the fact that Korea Supreme Court ruled not to distinguish between Authentic and Unauthentic PBP Claims, I think It should be grant a Patent right to only Authentic PBP Claims if it be emphasizes the Public Notice Function of Scope of Claims and protect the Trust of a Third Party. However, It can not find any clue about this. From the point of view of the international harmonization of patent examination, I think that the interpretation of Japanese law is very useful to the interpretation of Korea Law or operation of patent litigation practice in Korea in the future.

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