특허권은 등록된 국가의 영역 내에서만 그 효력이 미치게 된다(속지주의). 다만, 특허발명의 초국경적 실시의 경우에도 실질적으로 국내에서의 실시와 동일시할 수 있는 행위에 대해서는 특허권의 행사를 인정하는 것이 미국, 영국, 독일 및 일본의 판례에서 공통적으로확인된다. 문제는 어떠한 경우에 실질적으로 국내에서의 실시와 동일시할 수 있는지 여부이다.
네트워크 관련 발명의 경우 발명의 범주와 실시 유형이 다양하므로 국내 실시로 볼 수 있는 초국경적 실시의 판단 기준 마련이 쉽지는 않을 것이다. 따라서 여러 가지 요소를 종합적으로 고려하는 판단 기준과 해당 기준을 적용한 판결례의 축적을 통해 바람직한 법리를 정립하는 것이 좋을 것이다. 이 경우 다음과 같은 요소들이 고려될 필요가 있다. 첫째, 특허발명의 효과가 국내에서 발생하고 있는지여부를 고려할 필요가 있다. 둘째, 특허권자의 경제적 이익에 미치는영향을 고려할 필요가 있다. 셋째, 특허발명의 구성 중 국내 부분의기능・역할을 특허발명의 특징과 문제 된 실시 태양을 고려하여 검토할 필요가 있다. 이 세 가지 고려요소를 중심으로 개별 사안의 특성을 고려하여 ʻ국내 실시ʼ 여부를 판단하되, 첫 번째 고려요소와 세 번째 고려요소는 특허발명의 청구범위에 기초하여 검토해야 할 것이다. 일반적으로 특허발명의 효과 발생지 판단에서 발명의 구성 중국내 부분의 기능・역할을 중시하는 입장이 타당하다고 보이지만, 네트워크 관련 발명에 있어서는 이 기준을 조금 유연하게 적용할 필요가 있지 않을까 생각한다.
한편, 네트워크 관련 발명의 경우 시스템의 구성 일부(특히 서버) 가 국외에 존재하더라도 국내 사용자가 이를 사용하여 발명의 효과를 향유할 수 있다면 국내 사용으로 인정하는 것에 큰 무리는 없어보이고 주요국 판결례의 동향도 그와 같다고 이해되므로, 실시 행위 중 ʻ생산ʼ보다는 ʻ사용ʼ으로 속지주의 문제에 대해 대처하는 것이 나을 것으로 생각된다. 다만, 이 경우 실시의 ʻ주체ʼ 문제에 대한 검토가 필요한데, 발명의 내용에 비추어 볼 때 그 사용 주체가 서비스 사업자가 아니라 개인 사용자로 볼 수밖에 없는 경우에는 방법의 사용의 청약(직접 침해)이나 간접침해에 의해 서비스 사업자를 규율하는 것을 검토해 볼 필요가 있다. 이 경우 간접침해로 규율하기 위해서는 특허법 개정이 필요할 것이다.
According to the principle of territoriality, patent rights are limited to the territory of the country where they have been granted. However, the case law of the U.S., the U.K., Germany and Japan permits the exercise of patent rights for cross-border working of a patented invention if it can be deemed to be domestic working of the invention. The issue is whether, under what conditions, cross-border working of a patented invention can be deemed to be domestic working of the invention.
In the case of network-related inventions, the category of inventions and the type of working of inventions are diverse, so it would not be easy to establish the test for determining whether cross-border working of a patented invention can be deemed to be domestic working of the invention. Therefore, it would be better to adopt a test that considers several factors and to develop the case law. The test needs to include the following factors: First, it is necessary to consider whether the effect of a patented invention occurs within the territory. Second, it is necessary to consider the impact on the economic interests of the patentee. Third, it is necessary to consider the function and role of the domestic part of the patented invention that is worked across the border. It would be desirable to determine whether cross-border working of a patented invention can be deemed to be domestic working of the invention by considering these three factors based on the characteristics of each individual case. Furthermore, the first and third factors should be reviewed based on the claims of patented inventions. Generally, the function and role of the domestic part of a patented invention that is worked across the border is important when determining whether the effect of the patented invention occurs within the territory. However, regarding network-related inventions. it is necessary to flexibly determine where the effect of a patented invention occurs.
In the case of network-related inventions, even if part of the network system (especially the server) exists overseas, domestic use of the system or the method may be recognized if domestic users can use the system or the method and enjoy the effects of the invention. Therefore, in the case of network-related inventions, it would be better to consider whether a patented invention is being used within the territory rather than whether a patented invention is being made within the territory when dealing with the problem of territoriality. However, when considering whether a patented invention is being used within the territory, it is necessary to determine who is the user of the invention. Where, in light of the content of a patented invention, the end user is considered as the user of the patented invention, the network service provider could be found liable as a direct infringer for its act of offering the method for use. In addition, there is a need to consider amending the indirect infringement provisions in oder to find the network service provider liable as an indirect infringer.