복수주체가 관여하는 특허발명의 실시와 특허권 침해

김동준

doi:10.33982/clr.2018.02.29.1.301

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저자정보: 김동준 (충남대학교)

저널정보: 충남대학교 법학연구소 법학연구 法學硏究第29卷第1號

발행연도: 2018.2

수록면: 301 - 352 (52page)

DOI: 10.33982/clr.2018.02.29.1.301

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특허발명이 복수주체에 의해 실시되는 경우 특허권 침해에 해당하는지 문제된다. 예를 들어, 3단계로 이루어진 방법의 특허발명과 관련하여, 제1단계를 甲이 수행하고, 나머지 단계들을 乙이 수행하는 경우 구성요소 완비의 원칙을 근거로 甲도 乙도 특허권 침해가 아니라는 주장을 할 수 있다. 이와 같은 상황을 분담 침해(divided infringement) 또는 공동 침해(joint infringement)라고도 부르는데 이 글에서는 이 문제에 대해 검토하였다.
복수주체의 침해 문제에 대응함에 있어 가장 효과적인 방법은 법적인 평가에 의해 복수자의 행위를 단일주체에 귀속시킬 수 있는 법리를 정립해 가는 것이다. 구체적 법리로는 일본과 미국에서 활용되고 있는 지배관리론이 우선 고려되는데, 학설상 그 적용 여부 자체에는 이견이 거의 없는 점을 고려하면 주요국 법리를 참고하면서 사례 축적을 통해(즉, 해석론으로) 적용 요건을 구체화해 나가는 것이 바람직할 것이다. 도구이론의 경우도 지배관리론보다는 적용범위가 제한적이지만 사안에 따라 적용될 수 있을 것이다.
한편, 복수주체 사이의 관계가 대등한 경우와 같이 지배관리가 존재하지 않는 경우에는 지배관리론의 적용이 곤란하므로, 공동 직접침해 인정이 필요하게 된다. 공동 직접침해의 경우 견해가 나뉘기는 하지만 대체로 인정하는 입장이 우세하고 다만 그 요건(특히 주관적 요건)의 내용에 대해 몇 가지 입장이 존재하는데, 주관적 요건의 구체적 내용에 대해 견해가 나뉘며, 주요국에서도 현재까지는 많은 사례 축적이 이루어지지 않았고, 학설상의 논의도 입법론보다는 민법(불법행위론)이나 형법(공범론)의 법리를 참고하여 규범적 해석을 통해 해결을 도모하고 있는 상황을 고려하면, 이 문제는 입법적 해결보다는 사례의 축적을 통해 해석론으로 해결해 나가는 것이 바람직하다고 본다.
또한, ‘업으로서’ 요건을 형식적으로 해석하면 ‘업’ 요건을 충족하지 않는 자가 복수 주체 중에 들어 온 이상 특허권 침해를 인정하는 것은 불가능하다는 결론에 도달할 수 있지만, 규정의 취지에 비추어 합리적으로 해석하면 이러한 경우에도 복수주체 중 업으로서 실시하는 자에게 침해 책임을 물을 수 있을 것이며 이처럼 해석론에 의한 해결이 가능할 것으로 생각된다.
이와 같은 해석론에 의한 대응과 더불어 입법적 대응방안으로 생각해 볼 수 있는 것은 시스템이나 단말의 사용에 필요한 소프트웨어의 전송 · 배포 등을 간접침해행위로 포섭하여 규율함으로써 시스템 · 방법의 사용에 관여하는 일부 주체에 대해 침해 책임을 묻는 것이다. 다만, 이 경우 주관적 요건 없이 전용성만으로 규율하는 현행 간접침해 규정에 대한 큰 폭의 변화가 필요하므로 간접침해 규정 전반에 대한 개정 여부를 함께 검토할 필요가 있을 것이다.

There are situations, where process or system inventions are carried out by a plurality of actors in a distributed manner, such as over computer networks. This situation is known as “divided infringement” or “joint infringement.” For example, if a claim has three steps, and one entity performs the first step and another entity performs the next two steps, each entity could assert that it is not liable for infringement because it does not perform all steps of the method. This Article considers this issue.
The first (and most appropriate) solution would be to determine whether the acts of one are attributable to the other such that a single entity is responsible for the infringement. An entity should be responsible for others’ performance where that entity directs or controls others’ performance. The ‘direct or control’ theory has been held both by the Federal Circuit in the U.S. and by the lower courts in Japan. This view seems to be supported by the majority of commentators. In addition, ‘tool’ theory could be used where an entity had used the other entity as a ‘tool’ to perform the last act of the claimed process such that the process was predictably and inevitably finished by the other entity, and independent of any knowledge of the invention by the other entity.
Where there is no ‘direction or control’ between the multi-actors, ‘joint infringement’ theory could provide the basis for liability. Although both pros and cons exist on this theory, the majority of commentators seem to support ‘joint infringement’ theory. In other words, whoever knowingly and collectively performs a patented invention with another shall be liable as an infringer. What ‘knowingly’ means in this context could be developed by case law rather than provided by legislative action.
Another problem may arise where one who acts privately and non-commercially is involved in multi-actor performance situations. According to Section 94 of the Patent Act, the effect of a patent shall not extend to acts done privately and for non-commercial purposes. However, it would be unreasonable to interpret section 94 such that divided or joint infringement does not arise in the situation where one who acts privately and non-commercially is involved.
In addition to these solutions, the indirect infringement provision (section 127 of the Patent Act) needs to be amended. Where process or system inventions are implemented on a server side and a client side over computer networks, one who distributes software to users may be held liable as an indirect infringer according to the indirect infringement provision of German Patent Act. Section 127 of the Patent Act should be amended similarly.

#분담 침해 #공동 침해 #지배관리론 #도구이론 #간접침해 #Divided infringement #Joint infringement #Direct or control theory #Tool theory #Indirect infringement

참고문헌 (20)

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[학술지(정기간행물)] - 강태욱 / 2011 / 복수주체의 특허 침해행위-미국 특허법상 공동침해책임의 인정법리를 중심으로- / Law & Technology 7 (6)

[학술지(정기간행물)] - 권택수 / 2016 / 복수주체에 의한 실시와 특허권 침해 / 법학평론 6

[학술지(정기간행물)] - 김관식 / 2015 / 복수주체에 의한 특허발명의 실시와 특허권 침해 / 사법 1 (32) : 163 ~ 204

[학술지(정기간행물)] - 김수철 / 2012 / 특허침해에 있어서 공동불법행위 책임에 관한 고찰 / 지식재산연구 7 (1) : 1 ~ 28

[학술지(정기간행물)] - 문선영 / 2012 / 특허권 공동침해에 관한 소고 / 강원법학 35 : 623 ~ 652

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대법원 2006. 4. 27. 선고 2003다15006 판결

[1] 특허법 제130조는 타인의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자는 그 침해행위에 대하여 과실이 있는 것으로 추정한다고 규정하고 있고, 그 취지는 특허발명의 내용은 특허공보 또는 특허등록원부 등에 의해 공시되어 일반 공중에게 널리 알려져 있을 수 있고, 또 업으로서 기술을 실시하는 사업자에게 당해 기술분야에서 특허권의
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대법원 2015. 7. 23. 선고 2014다42110 판결

[1] 간접침해 제도는 어디까지나 특허권이 부당하게 확장되지 아니하는 범위에서 그 실효성을 확보하고자 하는 것이다. 그런데 특허권의 속지주의 원칙상 물건의 발명에 관한 특허권자가 그 물건에 대하여 가지는 독점적인 생산·사용·양도·대여 또는 수입 등의 특허실시에 관한 권리는 특허권이 등록된 국가의 영역 내에서만 효력이 미치는 점을 고려하면, 특허법
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서울고등법원 2003. 2. 10. 선고 2001나42518 판결

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서울고등법원 2017. 8. 21.자 2015라20296 결정

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대법원 2014. 11. 27. 선고 2012두18356 판결

구 법인세법(2010. 12. 30. 법률 제10423호로 개정되기 전의 것) 제93조 제9호 단서 후문은 외국법인이 특허권, 실용신안권, 상표권, 디자인권 등 권리의 행사에 등록이 필요한 권리(이하 `특허권 등’이라 한다)를 국외에서 등록하였을 뿐 국내에서 등록하지 아니한 경우라도 특허권 등이 국내에서 제조·판매 등에 사용된 때에는 사용의 대가로 지급받는
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