균등론의 제3, 5요건  - 전구약물(prodrug)의 변경의 용이성, 의식적 제외의 문제 - - 대상판결 : 대법원 2023. 2. 2. 선고 2022후10210 판결 -

이지영

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자료유형: 학술저널

저자정보: 이지영 (특허법원)

저널정보: 법조협회 법조 법조 제73권 제3호

발행연도: 2024.6

수록면: 518 - 563 (46page)

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대상 판결(대법원 2023. 2. 2. 선고 2022후10210 판결)은 전구약물(prodrug)의 균등 침해 여부를 다룬 사건이다. 신약 개발에 걸리는 기간과 비용 및 의약품 판매를 위해 필수적으로 거치는 허가 등 절차를 고려해 본다면 전구약물 디자인과 같은 방식으로 특허를 모방하는 제품을 허용해서는 안 된다. 대상 판결은 전구약물의 화학적, 약리학적 특성과 제약 산업에서의 그 활용 정도 등을 충분히 고려하여 통상의 기술자가 쉽게 변경할 수 있는 경우로 한정하여 특허권의 권리 범위에 속한다고 판단하였다. 이는 특허권의 부당한 확장을 방지하면서도 기술 발전에 이바지하지 않은 모방자를 배제하는 균등론의 목적을 충실히 반영한 것으로 평가할 수 있다. 대상 판결에서는 균등의 5가지 요건 중 변경의 용이성(제3 요건)과 의식적 제외(제5 요건) 여부가 주요 쟁점이 되었다. 먼저 변경의 용이성과 관련해서는 판단 시점이 문제되었는데, 대상 판결은 균등 요건 중 변경의 용이성 판단 시점을 침해사건의 경우 ‘침해 시’로, 권리 범위 확인 심판의 경우 ‘심결 시’로 명시하였고 이에 따라 출원 이후 공지된 자료 등도 변경의 용이성 판단에 참작할 수 있음을 최초로 밝혔다. 변경의 용이성 여부는 실제로 변경하였거나 변경이 가능할 시점을 기준으로 하는 것이 정확하고, 출원 후 발전된 기술을 이용한 특허침해 회피를 막을 필요가 있을 뿐 아니라 특허권의 실질적 보호와 과도한 권리 범위의 확장을 방지하는 균등론의 목적에 부합하는 점에서 '침해 시'를 기준으로 변경의 용이성을 판단하는 것이 바람직하다. 다만 '침해 시'를 기준으로 하더라도 실제 침해가 발생한 시점을 특정하기는 쉽지 않고, 기술이 발전함에 따라 시간이 갈수록 변경이 쉬운 것으로 판단될 가능성이 커 특허권의 범위가 기술 진보에 이바지한 이상으로 과도하게 확장될 우려가 있으며, 같은 특허권에 대해서도 소송 등의 제기 시점에 따라 균등 침해 여부가 달라지는 문제는 여전히 남는다. 또한 의식적 제외와 관련하여 대상 판결은 청구범위가 감축되었음에도 출원 당시 특허 실무를 비롯하여 소송기록에 나타난 여러 사정을 참작하여 의식적으로 제외된 것이 아니라고 판단하였는데, 이는 대법원 2014후638 판결의 ‘유연한 금반언’ 원칙을 적극적으로 적용한 점에서 의의가 있다.

The case in question (Supreme Court, February 2, 2023, Decision 2022hu10210) dealt with the issue of whether a prodrug is equally infringing. Considering the length and cost of developing a new drug and the approval process required to market a drug, products that imitate a patent in the same way as a prodrug design should not be allowed. The ruling in this case considered the chemical and pharmacological characteristics of the prodrug and the extent of its utilization in the pharmaceutical industry, and determined that it falls within the scope of patent rights only if it can be easily modified by a person of ordinary skill in the art. This can be evaluated as a faithful reflection of the purpose of the doctrine of equivalents, which is to exclude imitators who do not contribute to technological progress while preventing unjustified expansion of patent rights. Of the five requirements of DOE(Doctrine of equivalents), ease of modification (the third requirement) and conscious exclusion (the fifth requirement) were the main issues in the case. The subject judgment clarified that the time for determining the ease of modification is “at the time of infringement” in infringement cases and “at the time of judgment” in scope determination cases, and thus, for the first time, it was clarified that materials published after filing can be taken into account in determining the ease of modification. It is preferable to judge the ease of modification based on 'at the time of infringement' because it is accurate to determine the ease of modification based on the time when the modification is actually made or possible, and it is necessary to prevent the evasion of patent infringement by using technology that has been developed after filing, as well as in line with the purpose of the equitable theory of substantial protection of patent rights and prevention of excessive expansion of the scope of rights. However, even if it is based on 'at the time of infringement', it is not easy to specify when actual infringement has occurred, and as technology advances, it is likely to be judged as easy to make changes over time, which may lead to excessive expansion of the scope of patent rights beyond what has contributed to technological progress, and the issue of whether there is equitable infringement for the same patent remains depending on the time of filing a lawsuit, etc. In addition, with regard to conscious exclusion, the subject judgment determined that despite the reduction of the claim scope, it was not consciously excluded in consideration of various circumstances that appeared in the litigation records, including the patent practice at the time of filing, which is significant in that it actively applied the principle of 'flexible estoppel' in the Supreme Court's 2014 Hu638 judgment.

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