미국에 등록된 특허권을 '사용'하는 대가의 과세: 한·미 조세조약 하에서 이전가격과 소득 구분의 쟁점을 중심으로

윤지현

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자료유형: 학술저널

저자정보: 윤지현 (서울대학교)

저널정보: 한국국제조세협회 조세학술논집 租稅學術論集第36輯第4號

발행연도: 2020.12

수록면: 85 - 143 (59page)

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우리나라 회사가 미국에 등록된 특허권(‘미국 특허권’)에 의하여 보호 받는 ‘발명’을 이용하여 우리나라 안에서 물건을 제조하고, 이를 미국 회사가 미국 내에 수입하여 미국 소비자들에게 판매하는 경우를 가정하여 보자. 여기에는 아마도 미국 특허권의 ‘사용’ - ‘침해’를 포함하여 – 이라는 요소가 포함되고, 따라서 사용료소득의 범주에 속하는 대가를 지급하는 경우가 생긴다. 그리고 실제 일어난 몇몇 사건에서는, 이 두 회사가 특수관계에 있었고 이러한 대가(‘쟁점 대가’)를 그 중 우리나라 회사가 전액 지급하였다.
잘 알려진 대로 이러한 유형의 사실관계에서 우리나라의 과세관청은, 미국 특허권이 대한민국 영역 안에서 사용되었고 따라서 쟁점 대가가 국내에 원천을 둔 사용료소득이라는 이유로 우리나라의 법인세를 원천징수하려 하였다. 하지만 대법원은 일관하여, 미국 특허권이 미국 내에서 사용되었으므로 쟁점 대가도 미국 원천의 사용료소득이라고 판단함으로써, 원천징수를 통한 우리나라의 과세 가능성을 부정하였다. 이에 대하여 비판이 있지만, 여러 차례에 걸쳐 서로 다른 판결에서 확인된 이러한 결론이 바뀔 가능성은 적어도 당분간 희박하다. 이러한 인식을 전제로 이 글은 눈길을 약간 다른 곳으로 돌려서, 특허권의 사용에 관한 대법원의 시각을 그대로 받아들일 때 생기는 다른 세법의 쟁점들을 검토하여 본다.
우선 이 유형의 사실관계에서 물건의 ‘제조회사’와 ‘판매회사’가 특수관계에 있고, 이들이 함께 특허권의 사용에 관여하였음에 주목하여, 그럼에도 불구하고 우리나라의 제조회사가 쟁점 대가의 전액을 지급하는 것은 이전가격 세제의 측면에서 보아 정당화되지 않는 결과임을 지적한다. 이들이 독립기업 원칙에 따라 쟁점 대가를 나누어 부담하여야 하고, 이때에는 국외 특수관계인이 무형자산을 공동으로 개발하는 경우에 관한 원가분담 약정의 사고방식이 적용될 수 있음을 주장한다. 이에 따르면, 제조회사가 지불하는 쟁점 대가 중 독립기업 원칙에 따른 부담 분을 제외한 나머지는, 판매회사가 지급하였어야 함에도 대신 돈을 내어 준 것에 해당하여 우리나라 법인세를 계산할 때 손금으로 인정할 수 없다는 결과가 나올 것이다.
다른 한편으로 제조회사 · 판매회사가 특허권의 침해에 대한 손해배상금(‘쟁점 배상금’)을 지급하는 경우라면, 그 전부가 사용료소득인지 논의하여 볼 필요가 있다. 각 나라의 법원마다 다른 방법으로 손해배상금을 산정할 수 있기 때문에 일률적으로 말하기 어렵지만, 미국의 경우라면 ‘적정한 사용료’ 상당액을 넘어 ‘일실(逸失) 이익’의 배상이나 ‘징벌적 배상(punitive damages)’까지 손해배상금에 포함시키게 되고, 이러한 금액들도 사용료소득의 성격을 갖는지에 관하여는 서로 다른 이해가 가능하다. 특히 미국 밖에서 물건을 제조하는 데에 그치는 우리나라 제조회사는 특허권을 정당한 권원 없이 사용한 데 대한 대가라기보다, 미국 판매회사가 그러한 사용을 하도록 ‘유도(induce)’한 데 대하여 손해배상금을 지불한다고 볼 여지가 있고, 이때의 쟁점 배상금이 과연 사용료소득의 성격을 가질지에 관한 의문도 있다. 이처럼 쟁점 배상금의 일부를 사업소득이나 특히 기타소득의 한 경우로 볼 수 있는지 여부에 관한 검토가 필요하다. 이와 같은 논의에는 특허법에 관한 좀 더 정확한 이해가 필요함도 아울러 염두에 두어야 하리라 생각한다.

One legal issue in the realm of international taxation that is well-known to, and fiercely disputed among, Korean commentators and practitioners alike, is the source of income derived by a U.S. patent-holder from either a licensed use effectuated, or infringement committed, jointly by a Korean production company and its related U.S. distributor. Whereas the Korean tax authorities show no sign of imminent retreat from their firmly held position that this income is sourced in Korea, the Supreme Court of Korea has with equal obstinacy maintained its long-standing case law that it is U.S.-sourced, a view, which may potentially cause revenue loss worth hundreds of millions of US dollars every year. This discrepancy in legal opinions culminated when the tax authorities managed to persuade the legislature to amend the Corporate Income Tax Act, so as to clearly provide that the aforesaid income is sourced in Korea. The Court however declined to apply the newly amended law on the grounds that its initial case law is based upon its interpretative view of the tax treaty between Korea and the U.S., which should not and cannot be altered by any change in domestic law.
While the issue has enjoyed an unusual abundance of literature, where the opinions are also sharply divided, this article seeks new ways ahead in the sense that it takes the realistic view that there is little chance the Court will withdraw its case law in near future, and accordingly submits that it is now high time to focus on some other, mostly neglected issues that will arise once one adheres to the case law.
The first of these issues relates to transfer pricing. In all of those cases that have been decided by the Court, the Korean production companies paid all of their royalties or damages to the U.S. patent-holders despite the fact that the respective U.S. distributors were also involved in the use or infringement of the U.S. patent. This article therefore points out that the liability of such royalties or damages should be apportioned pursuant to the well-known arm’s length principle. This may result in the Korean tax authorities’ recapture of some of its revenue loss although this is not the main focus of this article.
The second issue exclusively concerns patent infringement, where this article raises the argument that the damages required to be paid to the U.S. patent holders are composed of a few different elements, each of which warrants a separate consideration when it comes to determination of the character of income. While the widely accepted understanding that damages should also be treated as royalty income has merits as far as the portion of so-called “reasonable royalty” is concerned, this article argues that the “punitive damage” portion, in particular, does not fall under the same category, but should be regarded as “other income.” As this type of income is not regulated by the Korea – U.S. Tax Treaty, with the result that the Korean tax authorities should be allowed to levy income tax thereon without being restricted by the said Treaty. In this respect, some legislative measures may be necessary in order to provide the tax authorities with some process by which they might ascertain the relevant amount of punitive damages in practice.
To conclude, this article presents two points, both of which direct toward some new ways of proceeding with a type of legal dispute that has long been subject to discussion. Firstly, due regard should be had to aspects other than the source rule in terms of international allocation of taxable rights including, in particular, transfer pricing. Secondly, deeper knowledge and understanding of patent law are needed for us to have a better grasp of the underlying transactions, which is in fact a required step before applying any part of tax law.

#특허권 #라이선스 #특허 침해 #사용료소득 #이전가격 세제 #원가분담 약정 #손해배상 #patent #license #patent infringement #royalty income #damages #transfer pricing #cost-contribution arrangement

국문초록
Ⅰ. 프롤로그(Prologue) – 문제가 되는 사실관계 유형과 이에 관한 현재의 법 상황
Ⅱ. 문제의 제기
Ⅲ. 이전가격의 시각에서 하는 새로운 검토
Ⅳ. 특허권 침해의 결과 지급해야 하는 손해배상금이 소득으로서 갖는 성격의 새로운 검토
V. 맺음말
참고문헌
Abstract

참고문헌 (27)

참고문헌 신청

강성태 / 2015 / 국외등록 특허권 사용료 소득의 과세기준 / 조세학술논집 31(1):25~51

권대우 / 2011 / 섭외적 지식재산권분쟁과 국제사법상의 성질결정 / 국제사법연구 (17):301~321

권택수 / 2016 / 복수주체에 의한 실시와 특허권 침해 / 법학평론 (6)

김동준 / 2018 / 초국경적 특허발명의 실시와 특허권 침해 / 성균관법학 30(4):489~522

김석환 / 2014 / 사용료 소득의 원천지 판단기준 / 저스티스 140:393~423

이 논문과 연관된 판례 (9)

대법원 1992. 5. 12. 선고 91누6887 판결

외국법인의 특허권이 등록되어 있지 않은 대한민국에서 당해 특허제품이 생산되어 특허권이 등록된 외국으로 수출, 판매되는 경우에 있어서, 당해 특허권의 사용 혹은 침해문제는 특허권을 가진 외국법인이 그 특허권의 효력이 미치는 외국 내에서 위 특허제품의 수입, 판매에 대하여 가지는 특허실시권의 사용, 침해에 관한 문제일 뿐 대한민국 내에서의 특
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대법원 2018. 12. 27. 선고 2016두42883 판결

[1] 국세기본법 제14조 제1항이 규정하는 실질과세의 원칙은 소득이나 수익, 재산, 거래 등의 과세대상에 관하여 귀속 명의와 달리 실질적으로 귀속되는 자가 따로 있는 경우에는 형식이나 외관을 이유로 귀속 명의자를 납세의무자로 삼을 것이 아니라 실질적으로 귀속되는 자를 납세의무자로 삼겠다는 것이므로, 재산의 귀속 명의자는 이를 지배·관리할 능력이
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대법원 2014. 12. 11. 선고 2013두9670 판결

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대법원 2016. 12. 15. 선고 2015두2611 판결

[1] 구 국세기본법(2007. 12. 31. 법률 제8830호로 개정되기 전의 것) 제14조 제1항에서 규정하는 실질과세의 원칙은 소득이나 수익, 재산, 거래 등의 과세대상에 관하여 귀속 명의와 달리 실질적으로 귀속되는 자가 따로 있는 경우에는 형식이나 외관을 이유로 명의자를 납세의무자로 삼을 것이 아니라 실질적으로 귀속되는 자를 납세의무자로 삼
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대법원 2006. 4. 27. 선고 2003다15006 판결

[1] 특허법 제130조는 타인의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자는 그 침해행위에 대하여 과실이 있는 것으로 추정한다고 규정하고 있고, 그 취지는 특허발명의 내용은 특허공보 또는 특허등록원부 등에 의해 공시되어 일반 공중에게 널리 알려져 있을 수 있고, 또 업으로서 기술을 실시하는 사업자에게 당해 기술분야에서 특허권의
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대법원 2002. 6. 14. 선고 2001두4573 판결

과세처분의 위법을 이유로 그 취소를 구하는 행정소송에서 과세요건의 존재에 대한 입증책임이 처분청에 있는 것과 마찬가지로, 협의이혼 또는 재판상 화해나 조정에 의한 이혼을 하면서 위자료와 재산분할, 자녀양육비 등의 각각의 액수를 구체적으로 정하지 아니한 채 자산을 이전한 경우 그 자산 중 양도소득세의 과세대상이 되는 유상양도에 해당하는 위자료
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대법원 2007. 9. 7. 선고 2005두8641 판결

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대법원 2014. 11. 27. 선고 2012두18356 판결

구 법인세법(2010. 12. 30. 법률 제10423호로 개정되기 전의 것) 제93조 제9호 단서 후문은 외국법인이 특허권, 실용신안권, 상표권, 디자인권 등 권리의 행사에 등록이 필요한 권리(이하 `특허권 등’이라 한다)를 국외에서 등록하였을 뿐 국내에서 등록하지 아니한 경우라도 특허권 등이 국내에서 제조·판매 등에 사용된 때에는 사용의 대가로 지급받는
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대법원 2002. 9. 27. 선고 2002다15917 판결

[1] 도로의 설치 또는 관리·보존상의 하자는 도로의 위치 등 장소적인 조건, 도로의 구조, 교통량, 사고시에 있어서의 교통 사정 등 도로의 이용 상황과 그 본래의 이용 목적 등 제반 사정과 물적 결함의 위치, 형상 등을 종합적으로 고려하여 사회통념에 따라 구체적으로 판단하여야 하는바, 도로의 설치 후 제3자의 행위에 의하여 그 본래의 목적
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